특허법 제 99조와 제 2조 3항

제99조(특허권의 양도 및 공유)

①특허권은 이를 양도할 수 있다.

②특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.

③특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.

④특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 없다.

제 2조 정의

3. "실시"라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

나. 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위

다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 나목의 행위외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

법 조문을 보면, 특허권 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 않고 특허 발명을 실시할 수 있고, 실시란 특허를 사용하는 행위, 양도, 대여 또는 수입을 하는 행위라고 적시되어 있습니다.

위 특허법 99조와 2조에 따르면, 공동 특허권자인 이상봉은 코미녹스 특허를 코미팜의 동의없이 실시할 수 있습니다 (특허 실시는 이번 1심 판결 때문에 갑자기 가능해진 것은 아니고 과거나 지금이나 이상봉씨는 공동 특허권자였기에 실시 할 수 있습니다)

윗글 팜스웰바이오 홈피에 이상봉 전무의 주주님께 드리는 글도 팜스웰바이오가 특허법이 허용하는 범위 내에서 투자를 (아마도 코미녹스를 의미하는 것 같은데 명시하지는 않았으므로 저도 코미녹스라고 단정하지는 않겠습니다만 팜스웰바이오 홈피에 관련 기사까지 게시한 것을 감안하고 볼 필요는 있어 보임) 검토한다고 나와 있습니다.

팜스웰바이오가 검토를 하고 있다고 해서 저도 공동 특허권자의 특허 실시에 대한 자료를 인터넷에서 찾아 보았습니다. 구체적이고 정확한 자료를 찾기가 쉽지 않았는데 오늘 드디어 찾았습니다.

아래 자료는 공동 특허권자인 개인에게 투자를 검토하는 모든 사람 (법인 포함)에게 도움이 될 것입니다.

또한 코미팜 주주들도 공동 특허권자인 개인이 특허권을 실시할 수 있다는 의미가 정확히 무엇인지 알게 될 것 입니다 (내용이 길고 어려운 법률 용어도 많습니다만 대부분의 주주님들은 여러 번 읽어 보시면 실시의 의미를 정확히 알게 되실 것입니다.)

출처 (네이버) : 특허권의 공유자 자신이 특허발명을 실시하는 것으로 볼 수 있는 경우 (연구 논문) - 일부내용 발췌

1. 특허권이 공유인 관계의 법적 성질

특허권이 공유라 함은 특허권을 2인 이상이 공동으로 소유하는 것을 의미한다.

다. 준합유설

공유인 특허권을 타인에게 양도할 때에는 타 공유자의 동의를 얻어야 하는 점과 다른 사람에게 전용실시권, 통상실시권을 설정할 때에 타 공유자의 동의를 얻어야 하는 점에서 민법상의 합유에 준하는 성질을 갖는 것으로 보아야 한다는 견해이다. 우리나라의 대법원 판례는 “특허권을 공유하는 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 그 지분을 양도할 수 없고, 그 특허권에 대하여 전용 실시권을 설정하거나 통상 실시권을 허락할 수 없는 등 특허권의 공유 관계는 합유에 준하는 성질을 가진다.”고 판시하여 준합유설의 입장을 취한다.

2. 특허권 제 99조 3항에 대한 해석

가. 특허법 제99조 3항의 의의

특허법 제 99조 3항이 민법상 합유 관련 규정에 대한 특칙이라고 해석하는 경우에는 그 특칙을 두게 된 입법 취지를 면밀하게 검토하여 그 입법취지에 부합되는 방향으로 가급적 그 자기실시의 요건을 엄격하게 해석할 필요가 있다.

나. 특칙을 두게 된 입법 취지

특허법 제 99조 3항에 의하여 자기 실시가 가능한 범위와 제 99조 4항에 의한 제3자에 대한 통상실시권 허락에 해당하여 다른 공유자(합유자)의 동의를 요하는 범위 사이의 경계선이 어디인가를 판단함에 있어서는 특허권의 무체재산권 (지적재산권)으로서의 특수성과 특허권의 본래적인 의의인 독점적 효력을 모두 고려하여야 한다.

다. 특허법 제99조 3항에서 정하는 자기 실시의 요건

특허권자는 업으로서 그 특허 발명을 실시할 권리를 독점하며 특허권이 공유되었다고 하여 그와 같은 특허권자의 독점권이 본질적으로 변경되는 것은 아니다.

특허권의 무체재산권으로서의 특수성과 특허권의 본래적인 의의인 독점적 효력을 고려하면 특허법 제99조 3항에서 정하는 “공유자 자신이 실시하는 경우”라 함은 가급적 문언에 충실하게 해석함이 옳다.

이와 같은 취지에서 공유자 또는 그 대리인 내지 기관이 해당 공유자의 이익만을 위하여 특허 발명을 실시하는 경우는 공유자 자신이 실시하는 경우라 할 수 있다.

특허법 제99조 3항의 자기 실시의 범위를 지나치게 넓게 해석함으로써 특허법 제99조 3항에서 공유자가 다른 공유자의 동의없이 제3자에게 통상실시권을 허락하는 것을 금지하는 취지가 무색하게 되는 경우에는 다른 공유자가 자신의 독점권을 부당하게 제한당하는 결과가 될 수 있다는 점을 고려하면 특허법 제99조 3항에서 정하는 자기 실시의 범위는 문언 그대로 공유자 자신이 직접 실시하는 것과 법률적 경제적으로 동일시할 수 있는 경우에만 인정해야 한다. 

여기서 공유자 자신이 직접 실시하는 것과 법률적 경제적으로 동일시할 수 있는 경우라 함은 공유자의 대리인 내지 기관이 해당 공유자의 이익을 위하여 특허 발명을 실시하는 경우에서처럼 특허 발명을 실시하는 법률적인 외관 역시 공유자 자신이 직접 실시하는 것으로 볼 수 있어야 하며, 해당 실시로 인한 경제적인 효과가 1차적으로 공유자 자신에게 전부 귀속되어야 한다는 것을 의미한다.

다시 말해서 하청업체나 외주업체는 공유자가 법인인 경우에는 공유자의 일부를 이루는 구성원으로서의 사단법적인 일원적 관계가 있어야 할 것이고 공유자가 개인인 경우에는 공유자의 대리인으로서의 권한을 부여받아야 하며 그와 같은 기관 또는 대리인의 행위가 직접 법인 또는 개인인 공유자 자신의 행위로서 그 행위로 인한 법률적 경제적 효과가 당연히 공유자에 1차적으로 전부 귀속되는 관계가 설정되는 경우에만 공유자 자신이 직접 실시하는 것과 동일시할 수 있다고 할 것이다.

그런데 공유자가 특허발명의 실시를 위하여 제3자에게 하청 또는 외주를 주는 경우에는 일반적으로 수급인인 제3자가 공유자의 기관 또는 대리인이라기 보다는 1차적으로는 하청업체 또는 외주업체에게 법률적 경제적 효과가 귀속되고 다만, 하청업체 또는 외주업체는 발주업체에게 그 효과의 산물을 이전할 계약상 의무를 지는 것이 통상의 경우이다.

이와 같이 특허발명을 실시하는 제3자가 공유자의 기관 또는 대리인이 아닌 경우에 있어서는 통상실시권을 허락하는 경우와 구별하기 어렵기 때문에 그와 같은 수급인에 의한 특허발명의 실시 행위가 특허법 제 99조 3항에서 정하는 자기 실시의 범위 내에 속한다고 보기 어렵다.

라. 자기 실시 요건 위반의 효과

국내의 통설과 외국의 실무는 특허권의 공유자가 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 제3자에게 실시 허여를 한 경우를 특허권 침해로 구성하고 있다.

공유자중 1인이 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하고 제3의 동종업체에 대하여 특허 발명에 대한 통상 실시권을 허여하는 경우에는 다른 공유자는 제3의 동종업체에 대하여 침해품의 페기 등 특허권 침해 금지 청구를 행할 수 있을 뿐 아니라 특허법 제128조의 손해액 추정 조항을 원용하여 자기의 합유지분에 상응한 손해 배상을 청구할 수 있다.

이상입니다. 위의 특허법 해석에 반하는 자료를 가지고 계시는 분은 관련 자료를 제게 알려 주시기 바랍니다. 알려 주시면 투자에 많은 참조가 될 것 같습니다. 감사합니다.

P.S : 네이버 인용한 자료 원문 주소입니다. 더 자세한 것을 원하는 분은 직접 찾아서 읽어 보시기 바랍니다. 본문이 캪쳐가 되지 않아 윗 글은 직접 타이핑한 것입니다. http://blog.naver.com/dongohh/20068946109